拟上市企业海外专利/共有专利关注要点及核查手段

共有专利:

  共有专利人之间的权利义务安排,是否有协议?
 拟IPO企业是否具备独立研发能力;共有专利是否为主要为利用其他共有专利权人的资源、研发能力形成。
   需要从拟IPO企业的研发投入和具体用途、科研人员结构及具体薪酬等来判断其技术和研发的独立性,并通过访谈或者其他共有专利权人出具声明的方式来进一步确认。
  首先,依据《专利法》的规定,专利权的共有人在没有约定的情况下,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;此时一方共有人完全可以不经其他共有人的同意,自行以普通许可的方式大量许可他人实施共有专利,而其他专利权共有人不能对此加以限制,共有人之间可能形成恶性竞争,从而损害其他专利权共有人的利益。

  其次,《专利法》并未对专利权实施和许可的收益分配方式做出明确规定,如何在专利权共有人中分配专利权收益才合理、公平,处理不慎则很有可能落入诉讼的泥潭。

  再次,如果专利权共有人较多,或者共有人之间存在分歧,专利权行使既缺乏效率,也很容易陷入僵局,“对于拟IPO企业拥有的共有专利,也可能因不具备专利权的完整使用权而无法对专利进行对外投资、转让、交叉许可、独占许可等,从而严重限制专利权的经济价值转化。
  
境外专利:

经检索证监会、交易所反馈问答:

关注点:境外专利申请是否侵权,境外销售是否需要取得专利权?
境外销售涉及专利权是否有纠纷?境外专利纠纷对发行人的生产经营是否构成重大不利影响?
公司合作研发项目(专利)是否涉及公司核心技术,在公司生产经营中的贡献和作用,合作项目是否存在或潜在权属纠纷。结合产品或服务特点、所处产业链位置、同行业可比公司情况等,分析公司发明专利较少的原因及合理性?

预披露 中信博:
反馈问题1:境内取得的专利能否在境外进行专利申请、并结合境外销售地域分布,说明是否需要在上述销售地区进行专利申请、境外申请专利是否存在侵犯他人知识产权或可能影响境外销售的情形
核查手段:发行人律师查阅了《专利法》、《专利法实施细则》的相关规定;通过国家知识产权局公开信息查阅了《专利合作条约》、《专利合作条约实施细则》及 PCT 申请相关规定;核查了发行人专利的国际申请文件、国家知识产权局出具的受理回执;通过世界知识产权组织网站核查了发行人正在申请的国际专利情况,并就发行人专利国际申请情况访谈了专利申请代理机构;核查了发行人取得境外专利授权文件;对发行人国际营销负责人、发行人境外专利申请代理机构负责人进行了访谈。

反馈问题2:结合境外销售地域分布,说明是否需要在上述销售地区进行专利申请、境外申请专利是否存在侵犯他人知识产权或可能影响境外销售的情形。
核查手段: 发行人律师核查了发行人重大境外销售业务合同;通过世界知识产权组织网站核查了 PCT 成员国信息;就发行人申请国际专利保护区域与发行人境外销售区域进行了比对;就发行人境外销售地域分布、是否需要在境外销售地区进行专利申请、境外申请专利是否存在侵犯他人知识产权或可能影响境外销售等有关情况访谈了发行人知识产权部门负责人及国际营销负责人;核查了境外律师事务所出具的法律意见。
IV.境外律师事务所出具的法律意见书确认:报告期内,发行人在美国、印度、日本、香港均不存在因境外申请专利而导致的侵犯他人知识产权的情形。

核查结论: 发行人律师根据以上核查情况认为:发行人境内取得的专利可以在境外进行专利申请;发行人现有销售国家和地区未规定销售产品需以申请专利为条件;发行人将根据具体情况酌情确定是否在相应国家和地区申请专利;发行人现境外申请的专利不存在侵犯他人知识产权或可能影响境外销售的情形。




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